允公研究│知产法讯和法评篇及专利惩罚性赔偿的约定适用篇

允公研究│知产法讯和法评

目录

政策法规

●国家知识产权局发布《关于实用新型专利保护客体判断的指引》

●国务院常务会议审议通过《中华人民共和国专利法实施细则（修正草案）》

●国家知识产权局发布《关于外观设计国际注册申请的指引》

行业资讯

●世界知识产权组织发布《世界知识产权指标报告》

●国家知识产权局办公室关于公布2023年度第二批知识产权信息服务优秀案例的通知

●天津市知识产权保护中心与天津知识产权法庭举办知识产权保护协作座谈交流会

一、国家知识产权局发布《关于实用新型专利保护客体判断的指引》

为深入贯彻落实《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》任务部署，加强知识产权源头保护，强化知识产权申请注册质量监管，引导创新主体准确理解实用新型专利保护客体的边界，促进实用新型专利申请撰写和答复质量的提高，推动实用新型专利制度高质量发展，国家知识产权局组织编写了《关于实用新型专利保护客体判断的指引》。（来源于国家知识产权局[1]）

二、国务院常务会议审议通过《中华人民共和国专利法实施细则（修正草案）》

2023年11月3日，国务院总理李强11月3日主持召开国务院常务会议，审议通过《中华人民共和国专利法实施细则（修正草案）》，会议强调，要深入贯彻落实党中央关于强化知识产权保护的决策部署，严格落实专利法实施细则，进一步完善专利申请和审查制度，提升我国专利创造、运用、保护、管理和服务水平，加强与有关国际条约的衔接，着力发挥专利法在促进科技创新和新产业新赛道发展中的重要作用。要开展形式多样的知识产权普法宣传活动，大力营造保障和支持创新的法治环境。（来源于中国政府网[2]）

三、国家知识产权局发布《关于外观设计国际注册申请的指引》

为深入贯彻落实《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》任务部署，加强知识产权源头保护，强化知识产权申请注册质量监管，助力创新主体高效合理使用海牙体系开展全球产品布局，促进外观设计创新能力提升，国家知识产权局组织编写了《关于外观设计国际注册申请的指引》。（来源于国家知识产权局[3]）

 行业资讯

一、世界知识产权组织发布《世界知识产权指标报告》

2023年11月6日，世界知识产权组织发布《世界知识产权指标报告》（以下简称《报告》），报告显示，尽管2022年全球商标和外观设计申请数量下跌，但是全球创新者提交了346万件专利申请，连续第三年实现增长。中国、美国、日本、大韩民国和德国是2022年专利申请数量最多的国家。虽然中国创新者提交的专利申请量继续在全球总量中占近半数，但中国的增长率已连续第二年下滑，从2021年的6.8%降至2022年的3.1%。与此同时，印度居民的专利申请量在2022年增长了31.6%，连续11年保持增长，在前十大申请人中没有任何其他国家可以比拟。

产权组织总干事邓鸿森在发布报告时警告说，地缘政治的不稳定性和经济前景的不确定性可能会拖累全球知识产权生态系统。（来源于WIPO中国办事处[4]）

二、国家知识产权局办公室关于公布2023年度第二批知识产权信息服务优秀案例的通知

为推进知识产权公共服务普惠工程建设，促进公共服务机构间经验分享交流，发挥公共服务优秀实践的引领示范作用，提升知识产权公共服务效能，更好服务创新创业主体，让创新成果更好惠及人民，国家知识产权局组织了2023年第二批知识产权信息服务优秀案例征集和评选。

案例详情将通过知识产权信息公共服务重要网点交流研讨活动、优秀案例分享活动等进行发布和解读。国家知识产权局要求各省级知识产权管理部门要积极宣传推广，组织本地区知识产权公共服务机构学习借鉴优秀案例经验做法，进一步拓宽服务渠道、创新服务形式、丰富服务内容，不断提升知识产权信息公共服务能力和水平，更好支撑知识产权转化运用和经济社会高质量发展。（来源于国家知识产权局[5]）

三、天津市知识产权保护中心与天津知识产权法庭举办知识产权保护协作座谈交流会

为加强天津市知识产权保护工作，健全知识产权行政保护与司法保护衔接机制，深度服务知识产权强市建设，近日，天津市知识产权保护中心（以下简称“保护中心”）与天津知识产权法庭就提升知识产权保护协作效能、落实合作框架协议等事宜进行了深入的座谈交流。 

会上，天津知识产权法庭对保护中心在支持案件巡回审理、纠纷多元化解、知识产权文化展厅建设等业务上提供的有力支撑表示感谢。双方介绍了落实合作框架协议的多项举措，围绕业务合作、人员交流、党建活动方面进行了经验交流和特色亮点工作分享，并对司法案件巡回审理常态化、充分发挥技术调查官作用、开展多样化普法宣传活动等工作进行了谋划设想。

下一步，保护中心将进一步加强与天津知识产权法庭的保护协作，探索更加丰富灵活的合作方式，创新行政司法协作途径，为推进天津知识产权强市建设、打造良好营商环境贡献合力。（来源于天津市知识产权保护中心[6]）

本期编辑：史俊生

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允公知产法评│专利惩罚性赔偿的约定适用

2020年修正的《中华人民共和国专利法》引入了知识产权惩罚性赔偿制度，2021年1月1日正式实施的《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条进一步对知识产权惩罚性赔偿制度予以民事基本法上的确认。至此，我国已全面建立知识产权惩罚性赔偿制度。惩罚性赔偿制度在专利法适用方面有其自身的特点及空间。本文通过最高院审结的知识产权案例的视角出发探讨权利人主张以约定赔偿的数额或计算方式适用惩罚性赔偿制度的适用场景、性质及构成要件，同时也对司法实践中出现的常见情形进行分析与解读并提出相关建议，旨在个案于专利惩罚性赔偿约定适用中提供一些思路。

金民海与郑东新区白沙镇百佳五金机电劳保建材经营部、郑州佰发商贸有限公司侵害发明专利权纠纷案——（2022）最高法知民终871号

基本案情：

在上诉人金民海与被上诉人郑东新区白沙镇百佳五金机电劳保建材经营部（以下简称百佳经营部）、原审被告郑州佰发商贸有限公司（以下简称佰发公司）侵害发明专利权纠纷案中，涉及专利号为01125315.0、名称为“反向地面刨毛机”的发明专利（以下简称涉案专利），金民海系案涉专利的专利权人。金民海认为百佳经营部在双方达成和解协议后再次实施侵权作为，主观恶意明显，请求惩罚性赔偿并判令百佳经营部、佰发公司赔偿经济损失及合理费用共计25万元。一审法院经过审理认为虽然百佳经营部存在侵权的故意，但未达到情节严重，不符合适用惩罚性赔偿的条件，故酌定百佳经营部赔偿金民海经济损失和维权合理开支合计金额1万元。金民海对一审法院判决不服向最高人民法院提起上诉，请求改判百佳经营部赔偿经济损失及合理费用共计10万元，或发回重审。最高院认为百佳经营部构成重复侵权，属于惩罚性赔偿司法解释第四条规定的“其他可以认定为情节严重的情形”，故改判百佳经营部赔偿金民海经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计6万元。

裁判观点：

最高院认为，案涉适用惩罚性赔偿具有法律和事实依据，在本案之前，金民海曾因百佳经营部销售被诉侵权产品向原审法院提起专利侵权诉讼，后双方达成《和解协议》，百佳经营部承诺停止侵权并赔偿经济损失及合理费用共计3万元。百佳经营部在经历前案诉讼后，已明知金民海系涉案专利权人，也明知其销售被诉侵权产品侵害涉案专利权，但在前案中作出停止侵权承诺并支付赔偿款后，仍然再次销售被诉侵权产品，具有侵权的故意，构成重复侵权，属于惩罚性赔偿司法解释第四条规定的“其他可以认定为情节严重的情形”。关于赔偿数额，本案中，虽然各方当事人均未举证证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利或可供参考的专利许可使用费等，但是考虑到本案百佳经营部在前案达成和解协议后不到两个月内即发生再次侵权行为，侵权持续时间较短，侵权获利有限，以及涉案专利于2021年8月10日到期，本案为批量维权性质等因素，本院酌情以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，赔偿金民海经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计6万元。

律师评论：

本案系侵权和解后再次销售相同侵权产品的惩罚性赔偿责任的典型案例，入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2022）》以及《最高人民法院知识产权案件年度报告（2022）》，其典型性在于：

一、法院在双方未举证证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利或可供参考的专利许可使用费时并考虑侵权持续时间较短、侵权获利有限、涉案专利即将到期、本案为批量维权性质等因素下以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定由侵权人承担惩罚性赔偿责任，人民法院予以支持。

本案也系《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》在对权利人因被侵权所受到的损失、侵权人因侵权所获得的利益或违法所得、许可使用费的倍数、法定赔偿等四种侵权损害赔偿的计算方式外规定了约定赔偿这一赔偿方式，为当事人通过约定途径维权提供了法律依据。

适用场景：

在现行的司法实践中存在当事人对专利侵权的赔偿责任进行事后约定及事前约定两类场景。更为常见的事后约定系当事人在本次侵权行为发生后对侵权责任进行协商约定的情形，可以为当事人合意达成的双方约定、承诺书，也可以为具有强制执行效力的民事调解书等。事前约定系当事人对未来可能发生的侵权情形下侵权责任的约定，可以为双方签订的授权许可协议、合作协议，也可以为双方在先达成的和解协议、承诺书等。上述两类场景下都可以对一方实施侵权行为时约定侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法。

法条指引：

2021年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十八条规定：“权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。”可见最高院通过司法解释确立了约定赔偿的计算方式，也是对在实际的专利侵权案件中面临的权利人实际损失、侵权人获利、专利许可使用费等赔偿数额存在举证困难时更加便捷、符合当事人意思自治的一种损害赔偿确定的方式。

性质：

从性质上看，侵权行为发生后的事后约定相当于双方之间就侵权责任的和解，

而即便是依事前约定进行的赔偿，其性质仍应属于侵权责任，而非违约责任。一方面，在被告确实构成知识产权侵权，且应当承担赔偿责任的情况下，可充分尊重当事人之间的意思自治，依据当事人的约定适用惩罚性赔偿。另一方面，允许惩罚性赔偿的约定适用也更有利于损害赔偿对于侵权行为的威慑与阻却功能的实现。[1]

构成要件：

由于约定赔偿的性质属于侵权责任，而非违约责任，故其适用条件应当符合专利侵权损害赔偿责任的构成要件，其审理思路为先审查涉案权利人的主体资格及专利权的有效性；其次确定专利权的保护范围；再次审查侵权行为是否成立；再次审查被告抗辩是否成立；最后审查侵权人是否需要承担侵权责任。同时，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条规定：“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”可知专利惩罚性赔偿的约定适用条件还需符合惩罚性赔偿的构成要件。

除违反法律规定，一方主张约定赔偿金额过高或过低不予支持：

约定赔偿不同于违约责任，不具有司法酌增规则和司法酌减规则，如果双方约定符合合同法等法律规定，则应遵循而不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低为由主张约定无效，这点对于权利主体和被控侵权方来说都是一样的。[2]司法实践中对于适用双方当事人合意的惩罚性赔偿金额及计算方式已经达成共识，常见的是侵权人以约定的赔偿金额高于实际损失为由抗辩，这种情况下法院支持约定赔偿金额具有补偿与惩罚双重功能，相关案例可见宁波赛冠车业有限公司、宁波优升车业有限公司侵害外观设计专利权纠纷案[3]。

约定惩罚性赔偿不宜突破法定倍数限制：

有观点指出：“当事人约定惩罚性赔偿的倍数不在法定范围内，并请求适用约定的惩罚性赔偿倍数的，一般予以支持，但对方当事人提出异议并提供有效证据证明该约定明显不合理的除外。”[4]根据上述观点可能会面临双方约定的倍数超过法定倍数限制的情形，如侵权人未提出异议，法院是否有权予以调整。本文认为在侵权人未提出异议情况下不宜突破法定倍数的限制，法院应当有权对不合理的倍数予以调整和限制，原因如下：一是根据《中华人民共和国专利法》第七十一条第一款规定惩罚性赔偿的倍数应当在确定数额的一倍以上五倍以下，该规定应当属于效力性强制性规定，不宜突破。二是虽然约定赔偿属于侵权责任，但当事人之间关于赔偿的约定也涉及到合同法的适用，如果一方约定的赔偿金额明显不合理，法院也可依职权对双方约定的金额或计算方式进行调整。

如权利人在专利侵权案件中以约定赔偿的数额或计算方式主张惩罚性赔偿的，本文提出如下建议以供参考：

1、程序上：权利人最迟应当在一审法庭辩论终结前提出惩罚性赔偿并明确赔偿数额、计算方式及依据的事实和理由。

2、举证责任：应当由权利人主张适用，并提供证据证明：

①侵权人的行为构成侵权；

②侵权人具有侵权的故意；

③侵权人的侵权情节严重；

④权利人实际损失、侵权人侵权获利或可参考的权利许可使用费；

如权利人未提供第④项相关证据的，可以提供双方事前或事后对赔偿数额或计算方式进行约定的和解协议、调解书、承诺书、授权许可协议等文件。

3、在双方签订约定惩罚性赔偿的文件时，尽量细化发生侵权行为后关于赔偿责任的约定，包括确定侵权产品的类型、侵权责任的范围、赔偿数额、计算方式等，在权利人举证困难时预先达成的一种便捷的计算和确定方法。

4、注意保留与侵权人往来的通知、函件；留意是否与侵权人存在业务、合作、劳动等法律关系且侵权人是否实质性接触被侵害的知识产权等情况，来证明侵权人的可责性。

5、关注侵权人事先有无因同一侵权行为被行政处罚或有在先判决、调解或和解的文件。

史俊生  天津允公律师事务所执业律师

业务领域：知识产权保护、争议解决。

E：shijunsheng@yungong

lawfirm.cn

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